客户被控侵权时 供应商的赔偿责任
杨明道、Christopher B. McKinley
许多供应商对于与外国客户所签署的合约中无智慧财产权（IP）相关的担保或保证条款觉得安心，甚至引以为傲。殊不知这仍会对公司造成很大的风险，因为即使没有这类条款，供应商还是可能得负担客户被控专利侵权时产生的和解或辩护费用。许多合约的准据法（例如美国法）都提供保证条款，保证客户不会因被控专利侵权而受损害。换句话说，即使合约或订单中没有保证条款，供应商还是可能得负起担保责任。犹有甚者，供应商所订的「一般或概括性免责声明」并不一定能排除这类担保责任。
美国大多数州采用UCC统一商法（The Uniform Commercial Code），此法可让客户将专利侵权的赔偿责任及辩护费用转移到供应商身上。要排除这样重大，不确定，却经常发生的风险，保持沉默不再是明智的选择。供应商应重新检视，并考虑修改合约，才能明确免除因智慧财产权侵权主张所生的赔偿责任。
供应商出售产品时，美国的UCC统一商法会假设其供应的产品未侵害他人权利。一旦违反这项保证，供应商就得负担买方对抗侵权请求时产生的费用。美国五十州中有四十九州都大幅采用UCC统一商法，其中2-312（3）条规定：「除有其他约定外，固定从事同类商品交易之卖方商家应保证其产品交付时，任何第三人无法以该产品侵权或类似理由合理主张权利」。
侵权主张认定标准低
要建立供应商违反担保责任，客户通常必须证明：（1）卖方为商家而非个人；（2）原告的侵权主张是合理的；（3）买方未提供卖方制造该侵权产品之规格要求；（4）双方无其他约定。供应商最常争执的一点是如何算是「合理主张」，以及双方是否有「其他约定」。可惜的是，大部分的州对于「合理主张」的认定标准很低，而且一般或概括性的免责声明不一定表示双方同意有「其他约定」，而能免除供应商的保证责任。
联邦巡回法院认定，所谓合理主张并非指专利权人必须在实质争议上获胜（例如证明专利侵害事实，并证明专利有效）。大多数州都认为一项专利侵权的请求只要不是毫无依据，就是合理主张。法院也明确的说：「《UCC统一商法》的2-312（3）条所称之合理主张系指非毫无依据之侵权主张，且该主张会对买方利用或使用所购产品有负面的效果。」要证明一项专利侵权主张毫无依据通常很困难，而法院也很少认定一项请求毫无依据，因此这项要件很容易达成。
有些州法院有较高的标准，例如要求该主张必须对买方造成具体性以及实质上的影响。虽然字面上的要求看起来更高，但其实买方只要证明该主张对其使用产品有负面影响，通常就足以证明侵权主张的合理性。换言之，这项标准跟其他州的标准并没有太大的差异。除此之外，由于侵权主张经常会对买方使用产品有负面影响，例如增加花费，承担遭受禁制令的风险，以及影响该产品的行销，因此这项标准对于买方请求赔偿并不是明显的阻碍。
买方常遇到的一项挑战是一方面要主张专利权人侵权指控缺乏根据，一方面又要对供应商主张该侵权指控「合理」，两者听起来有明显的矛盾。但因为买方必须在诉讼中对专利权人主张专利无效或无侵权，为自己辩护，因此法院认定供应商无法以此理由拒绝担保责任。但客户若未及时对供应商主张违反担保责任，亦即未在接到诉讼通知后的合理时间内提出，供应商就可限制其赔偿责任。如果客户等到判决结束之后才请求，而判决结果认定客户不侵权，则该侵权主张就不再是「合理」的，也就表示供应商并无违反担保责任。
如果侵权主张源于客户自身的行为，例如客户自行修改产品或提供制造的规格要求，供应商则可避免或限缩其赔偿责任。UCC统一商法的2-312（3）条规定：若买方对卖方提出明确规格要求者，买方则应保证卖方免于因遵循其规格要求而蒙受这类侵权主张的损害。举例来说，如果供应商是完全遵照客户指定的规格制造该产品，而客户要求的产品特征或制程就是侵权主张的基础，或客户在产品交付后的修改构成侵权主张的主要基础时，都属于这种状况。但是如果供应商本来就要求或预期客户对产品做修改，那么侵权赔偿责任就还是有可能落在供应商，甚至双方身上。供应商如果希望厘清责任或降低风险，就应仔细定出其责任范围，不要留下任何模糊不清的领域。供应商必须清楚认知一个重要原则︰保持沉默并不能缩小风险，反而经常会导致额外且不可预期的赔偿风险。
免责声明仍有不确定性
供应商经常仰赖概括性的责任免除声明，例如「供应商免除其他赔偿责任」，「无须负担其他赔偿」，以及「本合约未订之救济皆不得请求。」但仅仰赖这样的免责声明还是可能让侵权诉讼而生的赔偿流于不确定，尤其是当双方并未达成有法定拘束力的约定时，法院会如何解释的不确定性会因而增加。有些法院认为只要概括性的或口头的免责声明，就已经足够，但是也有法院持不同见解。
供应商必须重新评估侵权请求的赔偿风险，侵权诉讼所产生隐含的担保责任经常发生，而这样的潜在担保责任往往对客户有利（对供应商不利）。当合约对此保持沉默，或双方没有明确协议时，这项风险反而会因此提高。很多人忽略了这类担保责任不论是否被明订，隐含的担保责任可能会因而成立。供应商需要仔细评估其合约，如果不想提供任何担保责任，就必须明确地在合约中免除责任。由于专利侵权诉讼的花费以及损害赔偿责任的风险越来越高，而且担保责任所导致的赔偿甚至会远超过销售的获利或总金额，破釜沈舟地面对这项赔偿责任问题，避免沉默叹息或坐以待毙，才能免除不可预料的赔偿责任及重大损失。