商標使用與Rogers測試：Haas Automation v. Steiner
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许慈真／北美智权报 专栏作家
美国联邦第二巡回上诉法院所建立之Rogers测试，经常用以判断商标使用是否受宪法第一修正案保护而豁免侵权责任。2023年，联邦最高法院在Jack Daniel's v. VIP一案判决，明确将适用Rogers测试之前提定为「是否作为来源指示」，本案亦是循此基调，说明Rogers测试在书籍上的几项判断重点。
本案[1]被告Guenther Steiner曾在哈斯F1车队（Haas F1 Team）担任车队经理长达10年，并于2023年出版回忆录，题名《Surviving to Drive: A Year Inside Formula 1》，由企鹅蓝灯书屋（Penguin Random House LLC，为本案另一被告）旗下品牌Ten Speed Press出版（后称系争著作），主要讲述2022年赛季故事。
然而，由于该书籍封面、封底及内页有多张照片拍摄到哈斯F1车队用于一级方程式（Formula 1）赛车的标识（后称系争商标），原告Haas Automation, Inc.遂起诉指控两位被告违反《兰哈姆法》（Lanham Act），包括商标侵权（15 USC § 1114）；商业外观侵权（15 USC § 1125(a)(3)）；虚假来源指示、不公平竞争、不实或误导性广告（15 USC § 1125(a)）等规定；以及，违反加州普通法之不公平商业行为。
被告则主张，依据Rogers测试[2]，其使用系争商标系受到宪法第一修正案（First Amendment）保护；或者，符合指示性合理使用（nominative fair use）。
系争著作封面；图片来源：Surviving to Drive: A Year Inside Formula 1: An F1 Book. Published on July 25, 2023, Amazon.
适用Rogers测试之指引
最高法院：Jack Daniel's案
依据Rogers测试，被告必须证明其涉及侵权行为系受第一修正案所保护之表达性著作（expressive work）之一部分，且不得有下列任一情形，方可排除《兰哈姆法》之适用：
（1）使用原告商标与该著作无艺术上关联性。
（2）使用原告商标显然会使消费者误认该著作来源。
换言之，使用商标需符合「艺术相关性」与「未明显误导」两项条件。然而，最高法院在Jack Daniel's v. VIP案[3]进一步将适用前提限缩为：被告必须不是「将（原告）商标作为商标使用」（use a trademark as a trademark），亦即作为自己商品或服务之来源指示；倘若是，纵使该使用具备其他明确含义或传递特定讯息，依旧无法适用Rogers测试。
其他判决观点
为进一步阐述「将（原告）商标作为商标使用」的具体适用情形，本案法院援引两则上诉法院及两则地方法院判决以资说明，分别叙述如下。
在联邦第十一巡回上诉法院University of Ala. Bd. of Trustees案[4]，涉及运动艺术家Daniel Moore于画作中描绘受商标权保护的Crimson Tide足球队队服之侵权争议。法院表示，尽管Moore嗣后出售该画作获利，但其描绘动机系为纪念足球史上的著名事件，属于在商业支持下散布言论之情形，仍受宪法第一修正案保护而可适用Rogers测试。
另外，在新出炉联邦第九巡回上诉法院Punchbowl案[5]，上诉人AJ Press所申请注册之标识「Punchbowl News」与「Punchbowl Press」皆使用到被上诉人Punchbowl, Inc.的注册商标「Punchbowl®」。法院指出，因系作为来源指示之用而不适用Rogers测试；然而，法院亦认为，在判断混淆误认之虞时，该词具备通常意义（即潘趣酒碗）此事应一并考量。
在近期的地方法院判决中，同样非作为商标使用的案例，像是纽约南区地方法院Down to Earth案[6]：主要争点在于网飞（Netflix）与Zac Efron制作之纪录片《Down to Earth with Zac Efron》使用到原告公司名称之一部分，即「Down to Earth」；法院对此表示，此作法系用以确认纪录片的主题与基调、而非作为来源识别，自然有适用Rogers测试之余地。
作为商标使用的另一项判决，则为加州中区地方法院Mar Vista Entertainment案[7]。于此案，法院赞同电玩游戏《鬼屋魔影》（Alone in the Dark）商标权人THQ的指控，认为Mar Vista Entertainment同样将其释出的恐怖电影命名为《Alone in the Dark》，明显是以此作为来源识别，实际上有误导消费者之嫌疑，当然不适用Rogers测试。
本案可适用Rogers测试
法院根据以上判决先例与指引，认定被告未将系争商标作为来源指示之用，且符合Rogers测试要求之「艺术相关性」与「未明显误导」两项条件，当然得主张Rogers测试豁免侵权的保护伞保护。法院进一步分析如下。
（1）未用作来源指示：无论是系争著作之书名、出版商名称或其他来源识别，均未使用系争商标；且基于描述被告职涯经验之需要，系争著作必然会提及Haas名称，以及引用到显示系争商标的赛事照片，并无不妥。
（2）具备艺术上相关性：本项条件仅要求有部分相关性（而非毫无相关性）即可。法院认为，系争著作既是讲述被告在2022年赛季担任车队经理的经验，使用拍摄到系争商标的照片，可说是为增添故事脉络的艺术性选择，因而系争商标之使用与系争著作具有艺术相关性。
（3）未明显误导消费者：本项条件要求须就著作来源为明确指示、公开声明或明显之不实陈述，例如「（某名人）健身书」、「授权传记」等表述形式；然而，法院亦提醒，这不表示著作名称内含名人姓名必然构成误导，除非其使用方式隐含着认可或赞助之意。
在本案，被告既未明确指称系争著作源自原告Haas Automation，亦无意混淆消费者认知，只是借由内含系争商标的赛事照片，让消费者知晓本书内容以及作者曾任职务。至于封面照片是否暗示原告认可或赞助，法院认为此举并未构成误导性声明。
结语
基于前述理由，法院最终准予被告动议而驳回起诉，惟原告旋即于2024年10月提起上诉。曾两度裁判Jack Daniel's案的联邦第九巡回上诉法院将如何处理本案，后续发展值得关注。
附带一提的是，Jack Daniel's案业已回到亚利桑那联邦地区法院重新审理，预计于2024年12月召开言词辩论庭。尽管大多为旧有争点，但这回，原告VIP挑战了商标淡化中污损（tarnishment）类型的合宪性[8] — 显然，商标权保障与言论自由两者间还有许多争战未完待续。
备注：
Haas Automation, Inc. v. Steiner et al (2:24-cv-03682), Sep. 25, 2024.
Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).
Jack Daniel's Props. v. VIP Prods., 599 U.S. 140 (2023).
University of Ala. Bd. of Trustees v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012).
Punchbowl, Inc. v. AJ Press, LLC, 90 F.4th 1022 (9th Cir. 2024).
Down to Earth Organics, LLC v. Efron et al, No. 22-CV-06218 (NSR), 2024 WL 1376532 (S.D.N.Y. Mar. 31, 2024).
Mar Vista Entertainment, LLC v. THQ Nordic AB, No. 2:23-cv-06924-MEMF (SSC), 2024 WL 3468933 (C.D. Cal. July 8, 2024).
Sara Gold, Jack Daniel's Continues, with Trademark Dilution as the New Battleground (Oct. 15 2024), https://ipwatchdog.com/2024/10/15/jack-daniels-continues-trademark-dilution-new-battleground/id=182061/
责任编辑：卢颀
【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】
辅仁大学财经法律翻译硕士学程
辅仁大学财经法律学系硕士
辅仁大学法律学系学士
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