USPTO 2024/07/17發表AI發明專利適格性指引更新

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黄兰闵／北美智权　智权法规研究组

依拜登总统第14110号行政命令指示，USPTO 2024/07/17发表AI发明专利适格性指引更新。

美国总统拜登（Joe Biden）2023年10月30日签发第14110号行政命令（简称《AI行政命令》）[1]，交付USPTO多项任务，而2024年7月17日再有一项工作完成：USPTO发表《2024含人工智慧专利客体适格性指引更新》（简称本次更新）[2]。一般认为，对USPTO团队来说，其内容有助分析判断一AI发明是否符合35 U.S.C. 101、为可予专利客体；对AI发明申请人及代理人而言，亦有利框出有潜力取得美国专利的发明项目，并据以调整撰稿答辩方向，进而提高相关发明在美国的领证机会。

USPTO本次更新写明，自2024年7月17日起，AI相关美国发明案专利审查、诉愿、授权后等程序期间，USPTO人员做专利适格性分析判断时，仍应参考MPEP既有指引MPEPs 2103-2106.07，因为其内容适用全部技术类别，包括AI发明所属电脑实施发明（computer-implemented invention）大类，此外，本次更新和同日公布的三项新增AI相关发明说明例，亦是重要参考依据。[3]

只不过，本次更新并非法律条文，内容本身无法律效力，仅反映USPTO对35 U.S.C. 101及相关法院判例的理解，不涉实质修法。USPTO表示，本次更新无意导入新的措施或程序，但若有不同于旧有指引之处，以本次更新内容为准，未来MPEP改版也会纳入本次更新内容。

美国AI相关发明的专利适格性审查

无论是美国法院体系打造的Alice/Mayo测试（Alice/Mayo Test），或是USPTO内部所称制品流程专利适格性测试（Subject Matter Eligibility Test for Products and Processes），都不考虑发明如何研发而成，因此，一发明是否是有AI辅助或系AI生成，基本与其35 U.S.C. 101分析判断无关。

本次更新，就USPTO制品流程专利适格性测试Step 2A（即Alice/Mayo测试Step1），也就是评估一请求项是否指向（directed to）三大司法例外[4]的两段分析（Two Prongs：Prong One & Prong Two），增列多项示范例及相关法院判例。

(1) Step 2A, Prong One：评估一请求项是否写入（recites）抽象概念

MPEP 2106.04(a)(1)已举例说明，部分请求项仅涉及或基于（involves, or is based on）抽象概念，但不算写入抽象概念，可直接判定满足35 U.S.C. 101专利适格性要件、非不可授予专利客体，毋须进一步评估。而本次更新，于MPEP 2106.04(a)(1)列举的例子之外，USPTO再提示三个可直接判定非不可授予专利客体的示范例：同日公告新增说明例Example 47的Claim 1，及2019年10月公告既有说明例Example 46的Claim 4、Example 43的Claim 5。[5]

若无法直接判定，则须找出有抽象概念的限制特征（limitation），然后比对此一限制特征是否落入MPEP 2106.04(a)(2)所列抽象概念三大类别中的任一类别：Ⅰ数学概念（mathematical concepts）、Ⅱ组织人类活动的特定方式（certain methods of organizing human activity）、Ⅲ心智历程（mental processes）。本次更新，增列美国联邦巡回区上诉法院 （United States Court of Appeals for the Federal Circuit，简称Federal Circuit或CAFC）相关参考判例：

请求项中有抽象概念的限制特征

落入三大类别之一 → 有写入抽象概念

不属三大类别之一 → 未写入抽象概念

- Elec. Commc'n Techs., LLC v. ShoppersChoice.com, LLC, 958 F.3d 1178, 1181 (Fed. Cir. 2020)（Ⅱ）

- Bozeman Fin. LLC v. Fed. Reserve Bank of Atlanta, 955 F.3d 971, 978 (Fed. Cir. 2020)（Ⅱ）

- Weisner v. Google LLC, 51 F.4th 1073, 1082 (Fed. Cir. 2022)（Ⅱ）

- Trinity Info Media, LLC v. Covalent, Inc., 72 F.4th 1355, 1362 (Fed. Cir. 2023)（Ⅲ）

- In re Killian, 45 F.4th 1373, 1379 (Fed. Cir. 2022)（Ⅲ）

- PersonalWeb Techs. LLC v. Google LLC, 8 F.4th 1310, 1316-18 (Fed. Cir. 2021)

- XY, LLC v. Trans Ova Genetics, 968 F.3d 1323, 1330-32 (Fed. Cir. 2020)（Ⅰ）

- ADASA Inc. v. Avery Dennison Corp., 55 F.4th 900, 909 (Fed. Cir. 2022)（Ⅲ）

Step 2A, Prong One这一动若判断Claim的确写入司法例外，即应进入下一动Step 2A, Prong Two，继续分析请求项是否将司法例外整合进一实际应用（integrates the judicial exception into a practical application of that exception）？若是，因为没有先占该司法例外其他的应用发明，就未真的指向该司法例外，可作成满足35 U.S.C. 101专利适格性的判断。

(2) Step 2A, Prong Two：评估一请求项是否将司法例外整合进一实际应用

分析个别请求项是否绑定一司法例外的实际应用时，首先，必须找出请求项中不是司法例外的额外技术特征，然后个别及综合评估，判断额外技术特征是否把写入的司法例外整合进一实际应用。

如USPTO本次更新所说，绑定实际应用的方式包括但不限于：额外特征改良电脑或其他技术的功能（即找出技术问题的技术解决方案）；及应用或使用司法例外的步骤，以实现某疾病或健康状况的特定防治方法。

若要利用技术改良证明写入的抽象概念已绑定实际应用，这个改良，可能源自请求项写入的⑴单一额外特征、⑵复数额外特征的组合、⑶额外特征与司法例外的加总。重点是：请求项要对应一技术问题的特定解决方案，或对应达到一理想结果的特定方式，不能只是写该解决方案或理想结果的概念。若一额外特征充其量等同于在字面上写「加以应用」（"apply it"）一司法例外、在电脑实施一司法例外的指令，或只是与特定技术环境或使用领域笼统相关，又或实为司法例外本身的改良，都不会被视为已把司法例外整合进实际应用。

USPTO为此提示了一些请求项写法的新增说明例：

对应一技术问题的特定解决方案/达到一理想结果的特定方式 → 有绑定实际应用

仅对应一解决方案或理想结果的概念 → 未绑定实际应用

- Example 47的Claim 3

- Example 48的Claim 3

- ADASA, 55 F.4th at 909

- Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd, 25 F.4th 976, 988 (Fed. Cir. 2022)

- Packet Intel. LLC v. NetScout Sys., Inc., 965 F.3d 1299, 1308-10 (Fed. Cir. 2020)

- Uniloc USA, Inc. v. LG Elec. USA, Inc., 957 F.3d 1303, 1305, 1307-08 (Fed. Cir. 2020)

- CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358, 1368-69 (Fed. Cir. 2020)

- Koninklijke KPN N.V. v. Gemalto M2M GmbH, 942 F.3d 1143, 1150-51 (Fed. Cir. 2019)

- In re Board of Trustees of Leland Stanford Junior University, 989 F.3d 1367, 1370, 1373 (Fed. Cir. 2021) (Stanford I)

- In re Board of Trs. of Leland Stanford Junior Univ., 991 F.3d 1245, 1251 (Fed. Cir. 2021) (Stanford II)

- MPEP 2106.05(a), (f), and (h)

结语

USPTO本次更新公告后，美国各大事务所陆续由不同面向发表评论分析，一般多持正面意见，认为USPTO本次更新至少提供了更多比对格线。然而，一些撰稿答辩策略，比方部分技术领域加写特定步骤之类，虽有机会提升过审机率，但也可能提高行使专利权的难度，毕竟要监控复数行为人动作、证明确有共同侵权事实，在操作上会更为复杂。

同时，不少美国专利律师也提醒，USPTO一切指引（含本次更新）仅供参考之用，毕竟，以文字提炼表述一抽象概念，本来就有模糊解释空间，难以划定人人认可的统一界线。更重要的是，美国法院体系已多次提醒，USPTO的解释意见不是法律条文，通过USPTO审查取得了美国专利，仍有可能在法院诉讼期间被法官宣告无效。

一些极难证明对手侵权、具专利适格性的发明，或应考虑是否改以营业秘密形式加以保护。

备注：

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