USPTO《AI發明人指引》： 發明有自然人重要貢獻即可申請美國專利

黄兰闵／北美智权　智权法规研究组

为因应席卷全球的AI浪潮，USPTO 2024年2月13日于美国《联邦公报》（Federal Register）公告《AI辅助发明发明人判断指引》（89 FR 10043）[1]及说明例[2]（以下简称《AI发明人指引》），明示发明专利申请案所请发明若属AI辅助创造之产物，不会因使用AI就迳自归类为非可授予专利类型，但其发明人分析应聚焦人类贡献：若一发明有自然人的重要贡献（significant contribution），该发明就可在美国申请专利保护；反之，若一发明没有自然人的重要贡献，依现行法规，即非美国专利法可予专利客体。

美国总统拜登（Joe Biden）2023年10月30日针对人工智慧（Artificial Intelligence，简称AI）的开发使用发布行政命令[3]，责成USPTO局长Kathi Vidal于AI行政命令发布之日起120天内，就发明过程中谁是发明人、使用AI（含生成式AI）的情境，向USPTO专利审查官和申请人发布指引文件，依AI系统在各种发明情境中扮演的不同角色，举例说明应如何分析每一情境、判断哪个或哪些人是实际发明人。USPTO发布《AI发明人指引》，明显是为完成这项任务。

USPTO：既存法规可用以追咎AI使用不当行为

不过在《AI发明人指引》发布前，USPTO先于2024年2月6日发布公告，指出生成式AI发展仍有Hallucination及其他问题，川普（Donald Trump）前律师Michael Cohen的状纸援用Bard杜撰判例、Park v. Kim, 2d Cir. Case No. 22-2057 (Jan. 30, 2024)一案利用ChatGPT写出的诉状亦有同样问题，USPTO一方面明示，专利文件的撰写如同专利发明的创造一样，也可以利用AI系统辅助完成，但也特别提醒应注意AI产出的风险，相关违规行为同样受既有法规的规范约束。[4]

依规定，任何提交给USPTO的签名文件都须由提交人先行检视确认，若提交人假定AI工具产出一定正确，绝对无法满足此一要件，要是所送（AI生成/辅助）文件错误叙述相关事实或法律条文，也可视为违规行为。

而针对违规行为，USPTO可选择的惩处方式包括但不限于：删除该份问题文件、降低其参考份量；禁止当事人或其律师提交文件、针对某争点陈述意见或加以反驳；中止USPTO相关程序。如果是明知故犯，根据18 U.S.C. 1001规定，并可能有刑责问题。

USPTO：《AI发明人指引》应于现行实审程序无重大影响

至于《AI发明人指引》，按其内容，本项指引在公告日起生效，（回溯）适用全部发明、设计、植物专利案件申请案及授权专利。MPEP或先前其他指引若抵触本次发布内容，以本次发布内容为准，未来MPEP会再据以更新，同时可能依公众意见及判例、AI技术发展程度，发布后续指引、修订现有指引、加写额外说明例。依USPTO对局内人员发布的通知：《AI发明人指引》虽是新发布项目，预料审查官实审期间的发明人评估程序不会有重大改动。

USPTO一般推定申请人所列发明人正确，在极罕见的状况下，若审查官因案卷记录、外部证据怀疑所列一或多位发明人未实际发明所请发明，可依37 CFR 1.105向申请人索取相关资料，像是每一所列发明人对所请发明的贡献、发明创造过程的AI系统使用方式，若有充分证据显示申请人未正确提示适格发明人（Improper Inventorship），才会依35 U.S.C. 101及115发核驳。

对审查官而言，关键在于是否有人类可列为、并列为发明人，且没有非人类被列为发明人。只有自然人可被列为（共同）发明人并签发明人宣誓书，即使任一请求项的所请发明有AI系统重要贡献，不应有人代AI系统签署发明人宣誓书或替代声明，假设ADS、发明人宣誓书或替代声明把机器列为（共同）发明人，USPTO将视为未正确提示适格发明人。同理，AI系统不能列名发明人，也不会有权利可转让，若有转让书以AI系统作权利转让方，USPTO不会接受以这份文件办理登录。

自然人对发明有无「重要贡献」的判断依据：Pannu因子

《AI发明人指引》所说「重要贡献」，实际上是Pannu v. Iolab Corp., Fed. Cir. Case Nos. 1997-1466; 1997-1501 (August 6, 1998)一案的判决教示，其判断标准迄今已沿用数十年。依USPTO整理，判断自然人对一发明有无「重要贡献」时，须考虑Pannu因子（Pannu factors），也就是，每一自然人共同发明人：

#1 须以某种重要方式对发明的概念发想（conception）或付诸实施（reduction to practice）有所贡献；

#2 对所请发明的贡献量，对照整体发明时，不能显得微不足道（not insignificant in quality）；且

#3 所做贡献不仅止于向真正发明人解释众所周知的概念、现有的先前技术。

其中关于因子#1，倘若一自然人对一发明的概念发想没有重要贡献，仅对该发明的付诸实施有重要贡献，这种情况下，一般不足以称之为发明人。但前述通则有例外情况：假使是通过成功的实验付诸实现，从而建构其发明概念（establish a conception by pointing to a reduction to practice through a successful experiment），比方有时在可预测性较低的技术领域，发明人无法合理预期会产生所请发明（例如，特定化合物的发明概念在实验成功、付诸实现之前并不存在），或有机会被视为发明人。

Pannu因子实务运用的5项指导原则

一自然人对所请发明是否有重要贡献，须按个案情况逐一分析，没有明确的界线区分有无。不过USPTO提供5项指导原则，并运用两个说明例，解释在不同情况下、如何依以下指导原则判读正确发明人：

AI时代仍须做好研发记录

尽管《AI发明人指引》未新增AI辅助揭露规定，但USPTO也提醒，申请人有可专利性实质相关资讯的揭露义务，同时代理人亦有合理调查义务。专利申请期间被USPTO质疑所列发明人不实的机率不高，这类问题很有可能在五年、十年，甚至更久远的诉讼期间才会浮上台面。

部分美国专利律师因而提醒：专利从业人员应建立新习惯，在发明人访谈会议请发明人提供每一发明的AI使用资讯；公司企业则应考虑修改内部发明揭露表格，要求发明人描述其发明在概念发想、付诸实施阶段的AI使用情形；发明人则应做好研发记录，AI辅助发明尤应保留每项（Claim）发明过程中可证明自然人重要贡献的证据，例如使用的技术，像是如何因应具体问题设计、建构、训练AI系统等细节，再如采取的步骤，像是为解决特定问题、达成特定目标所下提示指令、所得AI系统产出，及针对前述产出的后续实验、细部调整（比方进一步加做提示或独立实验）之类的AI使用记录。[5]

备注：

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