USPTO近月專利通知新訊

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黄兰闵／北美智权　智权法规研究组

USPTO近月多次发布专利通知（Patent Alert），包括但不限于：IPR等程序的修正动议（motion to amend，简称MTA）规则、PTAB决定局长复审（Director Review）办法拍版 ；受该局系统问题影响，一小部分美国专利的专利权期间调整（patent term adjustment，简称PTA）天数计算可能出错 ；AFCP 2.0办法试行多年，终于要在12月中旬下架退场 ；约3100件美国专利申请案，因冒名借牌行为被下令中止程序 。

PTAB授权公告后审理（trial）程序相关的两项修法公告

USPTO先于2024年9月17日发布新闻稿，公告MTA规则最终修法版本，确认IPR等程序中：专利所有权人若提MTA，有权选择请PTAB就其MTA制发初步指引（preliminary guidance），并依据前述指引提交修订后MTA（revised MTA）；且PTAB依职权提出新的不具可专利性事由时，可考虑案卷记录全部证据（PTAB为考虑专利所有权人专利范围修正，如主动请审查官协助，因此取得的审查官回应应包含在内）；假设PTAB提出新的不具可专利性事由，同样应采优势证据（preponderance of evidence）标准。

而后同月30日，USPTO再发新闻稿，宣布PTAB决定局长复审最终办法：一如先前临时办法运作模式，包括PTAB有关一案的成案（institution）决定、终局决定、前述两项决定准予Rehearing决定、其他程序终局决定，程序任一方当事人皆可请求加做局长复审，USPTO局长也可依职权自行启动（sua sponte）局长复审，并可指定交PTAB首席法官代行局长复审职务；假若有当事人请求或USPTO局长主动加做局长复审，向美国联邦巡回上诉法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，简称Fed. Cir.或CAFC）上诉的官期，将等局长复审程序告一段落后才到期，但PTAB既有程序各项官期不会因此搁置或展延。

部分美国专利PTA计算结果或因官方系统问题出错

USPTO在2024年9月28日坦承，因该局系统更新的程式编码错误，2024年3月19日至2024年7月30日间授权公告的部分美国专利，因PTA A延误（A Delays）天数及PTA重叠（Overlapping Days）天数数据问题，导致自动加总的PTA天数出错，估计数量约占期间授权专利的1%。

若专利所有权人发现其专利PTA天数有问题，USPTO提醒，可于授权公告日起2个月（可依37 CFR 1.136(a)缴费最多请求延长5个月）内，缴费按37 CFR 1.705(b)请官方重新计算。若纯是更正前述PTA A延误及重叠天数问题，USPTO不收重新计算请求及延期规费，但要是USPTO人工验算后发现其他问题，即无法适用本项免费办法，保险起见，建议所提请求直接授权USPTO自Deposit Account扣除必要额外规费。

AFCP 2.0办法将于2024年12月15日废止

AFCP 2.0是美国专利申请人收到终局核驳时的常用办法，毋须缴纳额外规费。然而，根据USPTO说法，AFCP 2.0的行政管理成本非常高，为支应相关花费，USPTO 2024年4月3日发布2025年度专利规费调整提案时，提议新增AFCP 2.0申请规费。但分析公众回馈意见后发现，公众对AFCP 2.0及收费提案颇有疑虑，付费参与AFCP 2.0的意愿不高，USPTO 2024年9月30日宣布决定自12月15日起停办AFCP 2.0。换言之，可请求适用AFCP 2.0办法的最后一天落于2024年12月14日。

AFCP 2.0停办后，申请人收到终局核驳，仍可依37 CFR 1.116提交修正答辩，且可请求加做审查官面询，若要走诉愿程序，亦可于Notice of Appeal送件时并提Pre-Appeal Brief Request，目前Pre-Appeal Brief Request for Review办法仍在试行期间，尚无停办或办法变更讯息。

冒名借牌重大违规案例

USPTO于2024年10月2日针对一起冒名借牌事件作成终局命令，中止约3100件美国专利申请案相关程序，且封锁前述案件在USPTO行政程序的一切救济管道。除重申美国专利代理人须恪遵职业伦理规则，也提醒申请人，USPTO官网有该局注册代理人及惩戒名单等公开资料[1]可供查询。

遭冒名借牌的Jie Yang（Yang），2018年12月4日注册成为USPTO执业代理人（Reg. No. 77,665），冒用其电子签名的是Dr. Yu Mark Wang（Wang）及其事务所Wayne and King, LLC（又称W&K IP或W&K），甚至包括复数美国境外实体。USPTO风纪单位（Office of Enrollment and Discipline，OED）先是发现，多件有Yang电子签名（S-signature）的微实体声明书明显违反适用要件（37 CFR 1.29(a)(2)五案上限要件），2022年10月发函要求Yang说明（Request for Information，简称RFI），才使整起事件曝光。

依37 CFR 1.4(d)(2)(i)规定，代理人使用电子签名方式署名时，须亲自将电子签名安插进文件档案才算合规亲签，但2020-2022年间，W&K至少提交约4000份他人代为植入Yang电子签名的文件给USPTO，Yang表示在收到OED RFI之前，对前述文件一无所知。因这一作业模式持续数年、牵涉数千案各类文件，USPTO认定系蓄意公然藐视其规定，除违反37 C.F.R. 1.56诚实义务（duty of candor and good faith）之外，向USPTO提交带有不当目的文件，也违反37 CFR 11.18(b)(2)(i)规定，恶行重大（egregious），故USPTO决定依37 CFR 11.18(c)作出惩处。

自这道终局命令寄发日起，相关申请案的申请程序终止，不得提交Petition to Revive或Petition to Withdraw a Holding of Abandonment，并禁止主张其美国国内优先权的ADS或其他文件提交，且删除案卷记录上全部载有Yang签名的档案（相关文件实际上不会从案卷资料移除，但其作用相当于视为未提交，可能会导致申请案废案）。而Yang坦承其行为及疏忽违反USPTO职业行为规则37 CFR 11.804(d)，USPTO先前已另行发布终局命令[2]，予以公开申斥，并自该项命令寄发日起开始12个月的Probation，但只要之后该位代理人没有被另外公告停权、除名，这段期间仍可正常执业。

备注：

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