三年未使用商標但仍努力恢復使用？2024年第四巡迴上訴法院Simply Wireless v. T-Mobile US案

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杨智杰／云林科技大学 科技法律研究所 教授

美国Simply Wireless公司拥有未注册的SIMPLY PREPAID商标，但从2009年至2012年间停止使用该商标。T-Mobile是美国第三大移动通信运营商，2014年6月开始在实体零售店铺下使用SIMPLY PREPAID商标。Simply Wireless控告T-Mobile侵权，而T-Mobile反击，认为该商标已经因三年未使用而废止。2024年第四巡回上诉法院作出判决，认为Simply Wireless公司虽然曾经三年未使用，但中间仍尝试恢复使用，且后来也真的恢复使用。

原告Simply Wireless公司与SIMPLY PREPAID商标

原告Simply Wireless公司是一家位于维吉尼亚州的电信公司。自1997年以来，Simply Wireless一直提供、推广和销售手机和其配件以及「预付空中通话时间」[1]。

除了在各地的零售店铺外，Simply Wireless也曾多年透过其网站销售预付空中通话时间。从2002年到2008年，Simply Wireless透过其在线商店（www.simplyprepaid.com，即「Simply Prepaid网站」），使用其未注册的SIMPLY PREPAID商标，提供预付空中通话时间的销售[2]。虽然该商标未注册，但在美国普通法下仍属受保护的商标。

自2009年起，Simply Wireless暂停使用SIMPLY PREPAID商标和Simply Prepaid网站进行预付空中通话时间的销售。该网站自2009年起至约2014年8月期间处于不活跃状态。

Simply Wireless的执行长声明试图恢复使用该商标

根据Simply Wireless的执行长（CEO）所提交的声明（以下简称CEO声明），Simply Wireless从未有意放弃，并明确表示始终打算恢复使用SIMPLY PREPAID商标。他还在声明中强调，Simply Wireless一直寻求利用SIMPLY PREPAID商标的商机[3]。

CEO声明强调其中一份证据：一封由名为Ignite Media的零售推广公司于2011年1月6日发送给Simply Wireless's CEO的电子邮件中，包含一份由12张幻灯片组成的简报。该简报聚焦于所称的「Simply Wireless的2011年目标」，详细描述了Simply Wireless使用SIMPLY PREPAID商标进行无线电话、配件和预付空中通话时间的在线营销和销售计划。根据CEO声明的明确说明，这份支撑2011年谈判的简报多次使用「Simply」一词，并「关注SIMPLY PREPAID商标的使用」[4]。

2012年7月，Ignite Media向Simply Wireless提交了一份未签署的拟议协议，该协议说明将透过名为「toptvstuff.com」的网站推广与SIMPLY PREPAID商标相关的手机和预付通话时间[5]。大约在Ignite Media提交拟议协议的2周后，Simply Wireless开始在toptvstuff.com上使用SIMPLY PREPAID商标进行销售。在2012年和2013年间，Simply Wireless透过SIMPLY PREPAID商标销售仅赚取了约15,500美元，但却进行了277笔交易，涉及44个州的243位消费者。在透过toptvstuff.com进行销售至2013年4月后，Simply Wireless再次暂时停止使用SIMPLY PREPAID商标[6]。

被告T-MobIle于2014年开始使用SIMPLY PREPAID商标

T-Mobile的零售经销商于2014年6月开始在实体零售店铺下使用SIMPLY PREPAID商标。并于2014年8月13日向美国专利商标局（USPTO）提交将SIMPLY PREPAID作为其商标注册的申请。

T-Mobile注册的SIMPLY PREPAID商标；资料来源：美国专利商标局

Simply Wireless随即得知T-Mobile使用了SIMPLY PREPAID作为T-Mobile的商标。于是，2014年10月2日，Simply Wireless向USPTO提交了竞争性申请，注册SIMPLY PREPAID商标。之后，Simply Wireless推出了重新设计的Simply Prepaid网站，但直到2016年才开始透过该网站销售预付手机[7]。

双方争议

2021年5月，Simply Wireless在维吉尼亚州东区地方法院提起此民事诉讼，指控被告T-Mobile侵害Simply Wireless对SIMPLY PREPAID在普通法上的商标权利。Simply Wireless主张，由于T-Mobile在提供与Simply Wireless相同的产品和服务时使用了Simply Wireless的商标「SIMPLY PREPAID」，T-Mobile构成了「反向混淆」，故应对Simply Wireless承担商标侵权的法定侵权责任[8]。

T-Mobile则请求以简易判决驳回Simply Wireless每项商标侵权请求。其中一项论点是，T-Mobile主张，Simply Wireless未能证明T-Mobile在2014年中首次使用SIMPLY PREPAID商标时，Simply Wireless拥有普通法上的商标权利。T-Mobile声称Simply Wireless未能证明其对SIMPLY PREPAID商标的持续且独占的使用。

此外，T-Mobile主张，就算Simply Wireless能够证明其已经获得了SIMPLY PREPAID的普通法商标权利，Simply Wireless仍然因为连续三年的不使用而放弃了这些权利。T-Mobile认为，Simply Wireless在2009年1月1日至2011年12月31日这三年期间（即「推定期」）未能使用SIMPLY PREPAID商标[9]。

地区法院判决

地区法院于2022年10月24日做出判决，作成有利于T-Mobile的即决判决[10]。

地区法院首先确认，Simply Wireless确实已经获得了SIMPLY PREPAID商标的普通法权利。因此，只有证明Simply Wireless放弃（abandonment）SIMPLY PREPAID商标，其会丧失这些权利[11]。

地区法院进而继续分析美国法典第15编第1127条「放弃」的要件。当商标挑战者能够证明商标的推定所有者连续三年未使用有效商标时，会推定商标权人已经放弃。但商标权人有权透过证据反驳该推定，证明其在三年不使用期间内打算恢复商标的使用。

地区法院认为，Simply Wireless从2009年至2012年7月31日的三年半时间内未在商业中使用SIMPLY PREPAID商标，因此触发了放弃的推定[12]。地区法院认为，Simply Wireless未能证明，Simply Wireless在三年不使用期（2009-2011）内有恢复使用SIMPLY PREPAID商标的意图，并且这种恢复在合理可预见的未来会实现[13]。

上诉法院判决

Simply Wireless提出上诉，主张在放弃问题上有重大事实争议，应废弃即决判决，召开陪审团作事实认定。

上诉法院判决认为，这些争议确实存在，特别是关于Simply Wireless是否及时打算恢复使用其商标SIMPLY PREPAID[14]。

上诉法院指出，三年不使用有效的普通法商标会被推定已经放弃。此时举证责任转移到商标的推定所有者—即Simply Wireless需要证明其有意恢复使用其商标，且此意图是在三年的推定期内形成的。在关键的三年推定期内，推定所有者必须打算在「合理可预见的未来」恢复使用商标，而不是「在某个不确定的未来日期」[15]。

Simply Wireless主张，地区法院对CEO声明的描述有误，未能将由此得出的合理推论以最有利于Simply Wireless的方式解释。上诉法院同意Simply Wireless的主张，法院认为CEO声明明确确认了Simply Wireless有意及时恢复使用SIMPLY PREPAID商标。该声明在第10段中提到：「Simply Wireless从未打算放弃SIMPLY PREPAID。我和Simply Wireless的共同拥有者，我的兄弟Robert Qureshi，一直打算恢复使用SIMPLY PREPAID商标，并持续寻找使用SIMPLY PREPAID的商机，并于2012年恢复了其使用。」[16]

因此，上诉法院撤销地区法院判决并发回重审。

备注：

Simply Wireless, Inc. v. T-Mobile US, Inc., No. 22-2211, 2024 WL 3763675, at *1 (4th Cir. Aug. 13, 2024).

Id, at *1.

Id, at *2.

Id, at *2.

Id, at *2.

Id, at *3.

Id, at *3.

Id, at *4.

Id, at *4.

Simply Wireless, Inc. v. T-Mobile US, Inc., 638 F. Supp. 3d 644 (E.D. Va. 2022).

Simply Wireless, Inc. v. T-Mobile US, Inc., No. 22-2211, 2024 WL 3763675, at *6.

Id, at *6.

Id, at *6.

Id, at *7.

Id, at *7.

Id, at *9.

责任编辑：卢颀

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

真理大学法律系副教授

中央大学产业经济所硕士

台湾大学法学博士

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